Переход прав на интеллектуальную собственность. Порядок перехода исключительных прав по договорам. Какие различают формы передачи объектов интеллектуальной собственности

Перечень объектов ИС (в ГК РФ они подразделены на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) довольно обширен и приведен в статье 1225 Гражданского кодекса. Нередко возникает необходимость воспользоваться этими результатами интеллектуальной деятельности или средствами индивидуализации. Например, разместить чужую фотографию на своем сайте, выпустить диск с набором определенных мелодий, поставить на изделие уже существующий товарный знак, поместить на обложку тетради чей-то рисунок и др. Однако любой объект ИС имеет своего владельца (правообладателя). И именно правообладателю принадлежит исключительное (оно же имущественное) право, которое дает возможность контролировать использование объекта ИС и получать доходы от его использования.

Прежде чем начать использование заинтересовавшего вас объекта ИС, необходимо выяснить, кому принадлежит имущественное право, и заключить соответствующий договор. Довольно часто правообладателем является именно автор, но нередко это может быть иное лицо (например, работодатель автора). Обладать исключительным правом на объект ИС могут и несколько лиц одновременно (например, соавторы).

Соблазн без разрешения воспользоваться результатом интеллектуальной деятельности довольно велик, однако это может повлечь административную, гражданскую и уголовную ответственность.

Имущественное право на тот или иной объект ИС содержит целый ряд различных правомочий. К примеру, исключительное право на объекты авторского права включает такие правомочия, как воспроизведение, распространение, импорт, перевод, переработку, прокат и пр. Например, для того, чтобы правомерно изготовить и продать экземпляр произведения (допустим, книги), необходимо обладать правомочиями по воспроизведению и распространению произведения.

С помощью договоров различной формы можно приобрести или получить в пользование как все правомочия сразу, так и часть из них, можно ограничить территорию или срок их использования. Договорная форма перехода исключительных прав защищает интересы и правообладателя, и того, к кому данное право переходит. Так, договор обеспечивает и гарантирует реализацию и охрану имущественных прав правообладателя (а в ряде случаев и личных неимущественных прав автора). Приобретатели исключительных прав в свою очередь получают права, которых нет у других лиц.

Довольно часто и сами предприниматели, выступая в качестве правообладателей (авторов) тех или иных объектов ИС, сталкиваются с нарушением их исключительного права со стороны других лиц. Например, фотограф, являющийся индивидуальным предпринимателем, разместив свои фотографии на собственном сайте, рискует тем, что они будут «украдены», то есть использованы без его разрешения и выплаты вознаграждения.

В связи с этим необходимо четко понимать, на что можно рассчитывать, являясь пользователем объектов ИС или их правообладателем, и какой договор лучше заключить, чтобы ваши интересы не пострадали. Попробуем разобраться в тонкостях различных видов договоров по распоряжению исключительными (имущественными) правами.

Виды договоров о распоряжении исключительным правом

Как известно, с 1 января 2008 года в связи с принятием части IV ГК РФ утратил силу ряд законов, регулирующих правоотношения в сфере интеллектуальной собственности. Практически все положения данных законов были включены в последнюю часть ГК РФ, претерпев серьезные изменения. В значительной степени это относится и к договорам о распоряжении исключительным правом на объекты ИС.

Надо сказать, что в ранее действующих «интеллектуальных» законах существовали различные варианты договоров о распоряжении исключительным правом на тот или иной объект ИС. Так, в авторском праве использовалось такое понятие, как «авторский договор», и все договоры подразделялись на договоры о передаче исключительных прав и договоры о передаче неисключительных прав. В патентном праве отношения по использованию объектов ИС регулировались договором о передаче исключительного права и лицензионным договором. В остальных случаях законодатель лишь упоминал о соответствующих договорах, не вдаваясь в их особенности.

Часть IV ГК РФ привела решение этого вопроса к общему знаменателю, предусмотрев единую систему договоров о распоряжении исключительным правом на любые объекты ИС, будь то товарный знак, фотография, изобретение или музыкальная композиция.

Данная часть ГК РФ состоит из главы, содержащей общие положения, и глав, посвященных определенным объектам ИС (например, объектам авторского права, патентам, товарным знакам и др.). Порядок передачи исключительных прав содержится как раз в общей части и применяется ко всем объектам ИС.

Так, ГК РФ предусматривает две основные договорные модели распоряжения исключительным правом на объекты ИС:

1. Договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ). В данном случае происходит полное отчуждение (уступка) исключительного права от правообладателя третьему лицу.
2. Заключение лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ). В этом случае исключительное право передается третьему лицу лишь в установленных договором пределах, само же исключительное право остается у правообладателя.

а) иные возможные договоры (например, договор залога имущественных прав),
б) внедоговорные способы.

Справка

Договор об отчуждении (уступке) исключительного права

Таким образом, частично уступить или приобрести исключительные права невозможно. Более того, если в самом договоре прямо не указано на то, что исключительное право передается в полном объеме, договор будет признан лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

Как следует из определения, стороны договора именуются как правообладатель и приобретатель.

Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в письменной форме. Что касается государственной регистрации договора, то она обязательна, если объект ИС, исключительное право на который уступается, также подлежит государственной регистрации. Так, обязательной регистрации подлежат изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки. Программы для ЭВМ и базы данных могут регистрироваться по желанию автора, однако, если такая регистрация состоялась, то и договор в отношении программ для ЭВМ и баз данных подлежит регистрации.

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора.

Отметим существенные условия для данного договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ существенными условиями любого договора являются:

1. Условия о предмете договора.
2. Условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида.
3. Условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (примерами являются условия о неустойке, иных дополнительных способах обеспечения обязательств; особенности исполнения установленных обязательств и пр.).

К существенному условию, вытекающему из содержания статьи 1234 ГК РФ, относится условие о вознаграждении (если договор является возмездным).

При этом стороны вправе сами решить, выплачивается вознаграждение или нет. Однако если в договоре не будет прямо указано на то, что вознаграждение не выплачивается, то такой договор признается возмездным. И при отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения (или порядке) его определения договор считается незаключенным (абз. 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ).

Вознаграждение может быть выплачено в виде:

- единовременного платежа;
- роялти (процент от дохода, полученного благодаря переданному исключительному праву);
- сочетания единовременного платежа и роялти.

С какого момента приобретатель становится «владельцем» исключительного права?

Исключительное право от правообладателя к приобретателю переходит:

а) в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное (например, в договоре может быть указан конкретный срок);

б) в момент государственной регистрации договора, если договор подлежит такой регистрации.

Если приобретатель исключительного права существенно нарушит свою обязанность по выплате правообладателю вознаграждения в срок, установленный договором, то прежний правообладатель вправе, если исключительное право перешло к его приобретателю:

- требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права (т.е. возврата исключительного права)
- и возмещения убытков.

В случаях, когда нарушение не является существенным, правообладатель вправе требовать возмещения убытков в полном размере (т.е. реальный ущерб + упущенную выгоду).

Допустим, исключительное право еще не перешло к приобретателю. В этом случае при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение правообладатель может:

- отказаться от договора в одностороннем порядке (внесудебном)
- и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

- произведение как объект авторского права (ст. 1285 ГК РФ);
- объекты смежных прав (ст. 1307 ГК РФ);
- изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1365, 1366 ГК РФ);
- селекционное достижение (ст. 1426, 1427 ГК РФ);
- на топологию интегральной микросхемы (ст. 1458 ГК РФ);
- секрет производства - ноу-хау (ст. 1468 ГК РФ);
- товарный знак (ст. 1488 ГК РФ);
- единую технологию (ст. 1547, 1550 ГК РФ).

Лицензионный договор

Заключив лицензионный договор, лицензиат сможет использовать объект ИС только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. При этом совсем необязательно передавать право использования в полном объеме. Можно предоставить право использования объекта ИС определенным способом (например, напечатать фотографии, принадлежащие лицензиару, в рекламном проспекте лицензиата), ограничить срок действия исключительного права и (или) ограничить территорию использования исключительных прав.

Обратите внимание, что переданным считается только то право использования, которое прямо указано в договоре. Все правомочия, не указанные в договоре, остаются у правообладателя (лицензиара). При возникновении спора доводы одной из сторон о том, что какие-то условия подразумевались, но не были прописаны, а также ссылки на сложившуюся практику во взаимоотношениях сторон или обычаи делового оборота не будут учитываться судом.

Иными словами, все, что не разрешено делать лицензиату по лицензионному договору, запрещено.

Пример 2

Лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в тех же случаях, что и договор об отчуждении исключительных прав. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность лицензионного договора.

Однако ГК РФ предусматривает возможность заключения лицензионного договора в устной форме. Это исключение сделано для лицензионного договора о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании (п. 2 ст. 1286 ГК РФ - издательский лицензионный договор).

К существенным условиям лицензионного договора относятся:

1. Предмет договора (может быть определен путем указания на объект ИС, право использования которого предоставляется по договору. При этом необходимо указать реквизиты документа, удостоверяющего право (например, номер и дату выдачи патента на изобретение, свидетельства на товарный знак и пр.). 2. Способы использования объекта ИС. 3. Условие о цене для возмездного договора. Как и договор отчуждения исключительного права, лицензионный договор может быть и возмездным, и безвозмездным. Если в договоре не указано на его безвозмездный характер, он автоматически признается возмездным. Если при этом в нем будет отсутствовать условие о размере вознаграждения (или порядке его определения), договор будет признан незаключенным.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на объект ИС. Если в договоре срок не определен, то договор считается заключенным на пять лет.

Условия о территории и сроке не являются существенными. В случае отсутствия данных условий в договоре действуют соответствующие положения статьи 1235 ГК РФ (т.е. если стороны не договорились об ином, будет считаться, что право использования объекта ИС передано на 5 лет с возможностью использования на всей территории РФ).

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается независимо от воли сторон (например, истек срок действия исключительного права).

Допустим, срок лицензионного договора истек. Может ли бывший лицензиат продолжать использовать тот или иной объект ИС? Безусловно, делать этого не стоит, поскольку в данном случае налицо нарушение исключительного права, которое влечет имущественную ответственность, предусмотренную законом или договором. Нарушение исключительного права также будет иметь место, если во время действия лицензионного договора лицензиат начнет использовать объект ИС способом, не предусмотренным договором, либо за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору.

Пример 3

Итак, мы рассмотрели общие правила заключения лицензионного договора. Как и в случае с договором об отчуждении исключительного права, в отношении лицензионных договоров по некоторым объектам ИС действуют специальные правила заключения. Речь идет о:

- объектах авторского права (ст. 1286, 1287 ГК РФ);
- объектах смежных прав (ст. 1308);
- изобретениях, полезных моделях или промышленных образцах (ст. 1367, 1368 ГК РФ);
- селекционных достижениях (ст. 1428, 1429 ГК РФ);
- топологии интегральной микросхемы (ст. 1459 ГК РФ);
- секретах производства - ноу-хау (ст. 1469 ГК РФ);
- товарных знаках (ст. 1489 ГК РФ);
- единой технологии (ст. 1550 ГК РФ).

Для владельцев тех или иных объектов ИС заключение лицензионного договора - одна из основных форм извлечения материальной выгоды от обладания исключительными правами, а в ряде случаев - и единственная возможность получения дохода. Например, правообладатель не может или не хочет самостоятельно использовать зарегистрированный товарный знак и передает его по лицензии. Что касается приобретателя лицензии, то и для него заключение подобного договора бывает крайне выгодно, поскольку нет необходимости тратить собственные средства на разработку нужного объекта ИС или заказывать такую разработку. И стоить лицензия будет дешевле, чем полная покупка исключительных прав на объект ИС.

Виды лицензионных договоров

Существуют следующие виды лицензионных договоров:

1. Договор о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. Лицензиату предоставляется право использования объекта ИС с сохранением за правообладателем права выдачи лицензий другим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). В этом случае правообладатель (лицензиат) может заключить лицензионный договор с третьими лицами о том же способе использования объекта ИС и на той же территории, которые предусмотрены в договоре с лицензиаром. 2. Договор о предоставлении исключительной лицензии. Правообладатель лишается права выдачи лицензий другим лицам (подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). 3. «Смешанный» договор, по которому в отношении различных способов использования объекта ИС «выдаются» различные лицензии (п. 3 ст. 1236 ГК РФ). То есть одни способы использования оформлены по принципу простой (неисключительной) лицензии, а другие - по принципу исключительной лицензии.

Пример 4

Допустим, выдана исключительная лицензия, согласно которой лицензиат начал использовать объект ИС. Сохраняется ли за правообладателем право использовать тот же объект и теми же способами? Специалисты в области ИС разделились в своих мнениях по этому вопросу на два лагеря. Одни считали, что правообладатель может это делать, другие, соответственно, что не может. Точка в данном споре была поставлена в постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 г. No 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

В частности, в п. 14 постановления отмечается, что лицензионный договор (независимо от вида такого договора) предполагает сохранение за правообладателем права самому использовать соответствующий объект ИС. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за правообладателем не сохраняется.

В качестве своеобразного вида лицензионных договоров, характерных для объектов авторского права, является уже упомянутый издательский лицензионный договор (ст. 1287 ГК РФ). По этому договору издателю (лицензиару) предоставляется право использования произведения и, что важно, на него возлагается обязанность издать это произведение.

Свои особенности есть и у лицензионных договоров в отношении программ для ЭВМ и баз данных. Так, лицензионный договор может быть заключен путем присоединения каждого пользователя к лицензионному договору, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре или на упаковке этого экземпляра. Начало использования программы для ЭВМ или базы данных означает согласие пользователя на условия лицензионного договора.

Исполнение лицензионного договора

Недостаточно только заключить лицензионный договор, необходимо его правильно исполнить. Так, ряд требований к исполнению лицензионного договора предусматривает статья 1237 ГК РФ.

Лицензиат обязан представлять правообладателю отчеты об использовании объектов ИС (в самом договоре можно предусмотреть иное). Если в договор такая обязанность включена, но условия о сроке и порядке предоставления отчетов отсутствуют, лицензиат обязан представлять отчеты по требованию правообладателя.

Данная обязанность возлагается на лицензиата с учетом того, что правообладатель заинтересован в надлежащем использовании объектов ИС, поскольку действия лицензиара могут нанести вред как деловой репутации правообладателя, так и его имущественным интересам. С помощью своевременных отчетов правообладатель сможет проконтролировать действия лицензиата. Кроме того, подобный контроль осуществляется и для обеспечения права правообладателя на получение вознаграждения по лицензионному договору.

Пример 5

Что касается обязанностей правообладателя (лицензиара), то в течение срока действия лицензионного договора он обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования объекта ИС в пределах, установленных договором.

Статья 1237 ГК РФ содержит ряд специальных норм, направленных на защиту правообладателей произведений науки, литературы или искусства, и правообладателей смежных прав в случае нарушений лицензионного договора. Так, при неисполнении лицензиатом обязанности выплатить вознаграждение по лицензионному договору указанные правообладатели могут в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.

Можно ли заключить договор об отчуждении исключительного права, если заключен лицензионный договор? Даже если заключен лицензионный договор, правообладатель вправе заключить с третьим лицом договор об отчуждении исключительного права, т.е. уступить это право другому лицу. Согласие лицензиата не требуется. В данном случае просто произойдет замена правообладателя (лицензиара), но все условия заключенного ранее лицензионного договора сохраняются (п. 7 ст. 1235 ГК РФ).

При этом правообладатель должен уведомить лицензиата о заключении такого договора, поскольку если лицензиат не был в письменной форме уведомлен о состоявшемся переходе прав к другому лицу, то риск вызванных неблагоприятных последствий несет новый правообладатель. Например, лицензиат не знал о смене правообладателя и не предоставил отчет новому правообладателю. В данной ситуации действия лицензиата будут признаны правомерными.

Сублицензионный договор

Допустим, был заключен лицензионный договор. Может ли лицензиат заключить еще один лицензионный договор и предоставить право использования объекта ИС третьему лицу? Статья 1238 ГК РФ подтверждает, что это возможно, и называет такой договор сублицензионным (соответственно, третье лицо будет называться сублицензиатом).

В целом, к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре с учетом следующих особенностей.

Заключение сублицензионного договора возможно только с письменного согласия правообладателя (лицензиара). Возможность выдачи сублицензии можно предусмотреть в лицензионном договоре (равно как и запрет на выдачу). При этом сублицензиату могут быть предоставлены права использования объекта ИС только в пределах тех прав и способов, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Срок сублицензионного договора может быть менее срока лицензионного договора или быть равным ему. Если срок превышает период действия лицензионного договора, сублицензионный договор считается заключенным на срок действия лицензионного договора.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Принудительная лицензия

В ряде случаев, прямо предусмотренных ГК РФ, в судебном порядке по требованию заинтересованного лица ему может быть предоставлено право использования объекта ИС, исключительное право на которое принадлежит другому лицу (принудительная лицензия). Право использования предоставляется на условиях, которые должны быть указаны в решении суда (ст. 1239 ГК РФ).

Принудительная лицензия может иметь место только в отношении определенных результатов интеллектуальной деятельности, но не средств индивидуализации. При этом подразумевается, что лицензия в данном случае простая (неисключительная), т.е. правообладатель вправе предоставлять право использования и заключать договоры с иными лицами.

Случаи предоставления принудительной лицензии указаны в статьях 1298, 1362, 1405, 1423 ГК РФ. Например, если изобретение, полезная модель или промышленный образец не используются либо недостаточно используются патентообладателем в течение сроков, предусмотренных законом, и это приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, неисключительная лицензия может быть принудительно получена любым лицом, желающим и готовым использовать такой объект (п. 1 ст. 1362).

Иные способы распоряжения исключительным правом

Вариант первый: заключение других видов договоров

Вариант второй: переход исключительного права без договора

В частности, согласно статье 1241 ГК РФ такой переход допускается:

1. В порядке универсального правопреемства. Универсальное правопреемство имеет место в следующих случаях:

а) наследование после смерти гражданина-правообладателя,
б) реорганизация юридического лица. Согласно статье 57 ГК РФ реорганизация юридического лица может осуществляться в виде слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

2. При обращении взыскания на имущество правообладателя. При обращении взыскания на имущество правообладателя бездоговорный переход исключительных прав возможен в связи с тем, что исключительное (оно же имущественное) право является составной частью этого имущества. Требования, в соответствии с которыми должно осуществляться взыскание, содержит Федеральный закон от 21.07.1997 г. No 119-ФЗ «Об исполнительном производстве». Как предусматривает статья 46 данного Закона, обращение взыскания на имущество должника состоит из ареста имущества (описи), изъятия, принудительной лицензии. Порядок исполнительных действий зависит от категории должника (юридическое или физическое лицо). 3. В иных случаях, предусмотренных законом.

Срочная регистрация на подготовку к тестированию для трудоустройства на высокооплачиваемую работу или для перехода на другую должность.

Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации широко используются для получения прибыли. Так, авторы музыкальных произведений могут за деньги разрешать использовать свою музыку другим лицам. Почему другие граждане не могут, к примеру, взять песню и включить ее фоном на своей видеозаписи? Так происходит потому, что у владельца музыки есть исключительное право на этот объект, а у всех остальных его нет. Оно, как мы выяснили (см. ), и предполагает возможность использования произведения любым способом в рамках закона. Следовательно, в его получении другие лица максимально заинтересованы.

Способы передачи исключительного права

Прежде чем углубиться в рассмотрение конкретных способов, обратим внимание читателя, что из всех групп интеллектуальных прав (с ними можно ознакомиться ) только исключительное может передаваться от одного лица к другому. Остальные являются неотчуждаемыми: например, если телефон изобрел А. Белл, то это право авторства сохраняется за ним навсегда: ни его наследники, ни иные лица не смогут считаться авторами.

Напомним также, что исключительное право действует в течение определенного срока, следовательно, только в этот временной промежуток оно может перейти к иным лицам. Например, такой объект, как произведение, может использоваться при жизни автора и на протяжении семидесяти лет после его смерти. По истечении этого срока правовая охрана и, соответственно, исключительное право прекращаются, произведение становится общенародным достоянием.

Итак, Гражданский кодекс РФ предусматривает два способа перехода: бездоговорный и договорный. Рассмотрим их подробнее.

Бездоговорный способ

Поскольку исключительное право является объектом гражданских прав (см. ст. 128 ГК РФ), к нему применяются такие институты гражданского права, как наследование и реорганизация юридического лица.

Наследование – это правоотношение, возникающее в момент смерти наследодателя и предполагающее переход всего имущества покойного к его наследникам. Будучи включенным в перечень статьи 128 ГК РФ, исключительное право наследуется в общем порядке. Так, после смерти автора произведения оно переходит к его наследникам, а значит, последние смогут в течение ограниченного срока (семьдесят лет) использовать это произведение.

Реорганизация юридического лица предполагает создание нового юридического лица вследствие слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Исключительными правами в таком случае будет обладать вновь созданное юридическое лицо. Так, например, при слиянии двух акционерных обществ в одно новый субъект считается правообладателем, например, коммерческого обозначения и товарного знака.

Договорный способ

Здесь основание – это договор на право использования интеллектуальной собственности, в силу которого одна сторона передает другой исключительное право, а другая, как правило, обязуется уплатить соответствующее вознаграждение.

Сегодня российское законодательство предусматривает два таких договора: лицензионный и договор об отчуждении исключительного права. Обе договорные конструкции предполагают переход прав на интеллектуальную собственность, однако они имеют существенные отличия. Рассмотрим подробнее.

Лицензионный договор о передаче прав на интеллектуальную собственность

Думается, что с этим договором хотя бы раз в жизни сталкивались все, и даже более того: многие еще и лично заключали его. Устанавливая компьютерную игру, мы ставим галочку, что согласны с лицензионным соглашением, тем самым соглашаясь со всем, что там сказано. В таких соглашениях очерчиваются пределы использования объекта интеллектуальной собственности (видеоигры): в основном, нам передается право использовать игру лишь в личных целях, а распространять ее копии запрещается.

Стороны лицензионного договора – это лицензиар (правообладатель) и лицензиат (тот, кто принимает права на объект). Основные требования изложены в статье 1235 ГК РФ, обратим внимание на наиболее важные среди них:

1. Обязательность письменной формы;
2. Регистрация перехода прав в тех случаях, когда изначально это право нуждалось в регистрации (например, в сфере патентного права);
3. Возможность заключения договора на срок, который не превышает срок действия исключительного права на объект интеллектуальных прав;
4. Если исключительное право прекращено, автоматически прекращается и договор;
5. По общему правилу носит возмездный характер (т.е. лицензиат должен выплачивать вознаграждение), хотя предусмотреть можно также и безвозмездность;
6. Обязательными условиями являются: предмет договора (т.е. то право, которое будет переходить к лицензиату), а также способы использования объекта интеллектуальной собственности;
7. Исключительное право, несмотря на передачу, сохраняется у лицензиара (правообладателя).

Отчуждение права интеллектуальной собственности

Эта конструкция урегулирована статьей 1234 ГК РФ. В целом условия схожи с условиями лицензионного договора, но есть существенное отличие: здесь права всегда передаются, во-первых, в полном объеме, а во-вторых, правообладатель одновременно с этим утрачивает их. Конечно, в рамках лицензионных договоров существует такое понятие, как исключительная лицензия, по которой могут быть переданы права в полной мере (см. ст. 1236 ГК РФ), однако второй признак (полная отчуждаемость) ни в каких случаях не характерен для лицензионных договоров.

Таким образом, при лицензионном договоре за лицензиаром сохраняются права (например, патентообладатель может как сам распоряжаться своим изобретением, так и позволить иным лицам, заключившим договор, использовать его).

При договоре об отчуждении права в полном объеме переходят окончательно переходят к другому лицу. Довольно часто этот способ применяется, например, при передаче прав на товарный знак и знак обслуживания.

Исключительное право и право собственности опосредуют различные поведенческие возможности их субъектов. Это не означает разницы в наборе правомочий, при более детальном рассмотрении можно (и даже целесообразно) в составе исключительного права выделять правомочия владения (или обладания), пользования и распоряжения.

Однако эти правомочия отличаются от аналогичных вещно-правовых, поскольку имеют отличные функции и опосредуют иные фактические действия в отношении объекта. Например, авторское исключительное право не опосредует возможности потребления> объекта, в то время как в праве собственности основная функция правомочия пользования - обеспечить потребление вещи, извлечение ее естественных свойств. Или же такой пример: владение вещью допускается только для собственника или другого лица, но с разрешения собственника или по установленному законом основанию. Поэтому вещное владение может быть правомерным либо неправомерным. Обладание нематериальным результатом творческой деятельности (кроме такого объекта исключительного права как ноу-хау) неправомерным быть не может в принципе, обладать объектом может неопределенное количество лиц и запретить им это обладатель исключительного права не в состоянии. У обладания в исключительном праве совсем иная функция (об этом будет сказано во второй главе данной работы).

Имеются отличия в юридической технике, используемой при конструировании сравниваемых институтов. Прежде всего, отличия касаются использования объектов исключительных прав и пользования объектами прав вещных. В праве интеллектуальной собственности (объективном) законодатель формирует перечень действий, опосредуемых правомочием использования объекта исключительного права (способов использования). В праве

собственности этого нет. Такой прием юридической техники относительно исключительных прав основан «на другом по сравнению с пользованием по праву собственности принципе - на необходимости специальной установки запрета для третьих лиц в каждом отдельном случае, а при его отсутствии - свободе, использования». Перечень установленных законом способов использования объектов исключительных прав не является исчерпывающим (п.1 ст. 1229 ГК РФ).

Значительные отличия имеются в обязательственно-правовых институтах, опосредующих «динамику» отношений по поводу социальных благ.

№ право собственности, и исключительное право опосредуют «статику» отношений по поводу вещей либо нематериальных объектов (принадлежность социальных благ), их «динамику» опосредуют различные договорные конструкции. В договорах купли-продажи, аренды, ссуды и др. передаче, предоставлению подлежит; вещь.. Предметом обязательств: в сфере использования интеллектуальных продуктов являются действия по уступке (отчуждению) исключительных прав. Только при использовании объектов исключительного права имеет место конструкция лицензионных договоров. В силу особенностей нематериального объекта исключительного права, он может быть использован большим количеством лиц, при этом конструкция неисключительной лицензии становится привлекательной для правообладателя, поскольку позволяет с наибольшей отдачей использовать объект. В обязательствах «по поводу вещей» такие конструкции, как исключительная или неисключительная лицензия не применимы. Аналогично для3 исключительных прав не подходят конструкции аренды или ссуды.

Исключительное право имеет значительные ограничения, обусловленные общественными интересами, гораздо большие, чем у права собственности. «Система исключительных прав призвана обеспечить разумное и справедливое равновесие между правами авторов (изобретателей) и интересами общества в

отношении доступа к результатам творчества» . Право собственности не знает такого количества изъятий, которые предусмотрены для исключительных прав в виде случаев свободного использования объектов с выплатой или без выплаты вознаграждения правообладателю. Это своего рода «сервитуты» в

сфере исключительных прав (аналогия грубая, но в данном случае уместная) . Видимо это так же объясняется природой объекта исключительного права, который, всегда являясь уникальным, способен обеспечить интересы неопределенного числа лиц, и востребован с этой целью, исходя из потребности культурного развития общества. С этой позиции критикуется подход к исключительному праву как к безусловному праву запрещения, «исключения» других от использования социального блага правообладателя84. Данное обстоятельство сторонниками концепции интеллектуальной собственности расценивается как уязвимое звено теории исключительных прав.

Еще по теме Исключительное право и право собственности:

1. Исключительное право и интеллектуальная собственность.
2. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА)
3. Исключительное право в системе абсолютных и относительных гражданских прав: абсолютные и квазиабсолютные исключительные права.
4. § 7. Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на право использования произведения по лицензии

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, результат интеллектуальной деятельности, средство индивидуализации, исключительные права, распоряжение исключительным правом, переход исключительного права, регистрация перехода исключительного права, переход исключительного права без договора, наследование исключительного права.

В соответствии со ст. 1226 Гражданского кодекса РФ [ "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014) ] «На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).» В соответствии с п. 3 ст. 1228 ГК РФ, «Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.» В соответствии с п.1 ст. 1229 ГК РФ, «…Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.»

Правообладатель, прежде всего, может - , (в результате предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах) и, наконец, .

Однако возможен переход исключительного права к другим лицам и без договора. Так, в соответствии со ст. 1241 Гражданского кодекса, переход исключительного права на объект интеллектуальной собственности без заключения договора с правообладателем «…допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя.»

Принципиальным положением в этой связи является положение о регистрации: в соответствии с п. 2 ст. 1242 ГК РФ, «В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, … переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.»

Порядок регистрации перехода исключительного права на объект интеллектуальной собственности без договора регулируется новым административным регламентом Роспатента [ Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 707 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора» ] . В соответствии с данным регламентом, заявление о государственной регистрации перехода исключительного права подается лицом, в пользу которого это исключительное право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, должно перейти. В данном заявлении должны содержаться: сведения о заявителе (полное наименование юридического лица или же Ф.И.О. физического лица, место нахождения/место жительства), адрес для переписки по заявлению, иные контактные данные; номер документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (номер патента, свидетельства на товарный знак и т.п.); сведения о правообладателе; сведения о лице (лицах), которым перешло исключительное право без договора; при наличии представителя - сведения о представителе. К заявлению должен прилагаться комплект документов: доверенность на представителя; документ, подтверждающий согласие всех указанных субъектов на обработку их персональных данных; документ, подтверждающий переход исключительного права на объект интеллектуальной собственности.

В случае реорганизации юридического лица подтверждать переход исключительного права может выписка из передаточного акта. Реорганизация юридического лица может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования - по решению учредителей / участников юридического лица, его органа, а также, в некоторых случаях, по решению уполномоченных государственных органов, суда.

В случае смерти правообладателя в Роспатент представляется свидетельство о праве на наследство в отношении исключительного права; если наследников несколько - то свидетельства всех наследников и соглашение о разделе наследства, касающееся такого исключительного права.

Если рассматривать подробнее вопрос наследования исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, то необходимо отметить, что по наследству переходят не только первоначальные права авторов результатов интеллектуальной деятельности, но и производные права, полученные по договорам или иным основаниям. Некоторые вопросы наследования исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности разъясняются в Постановлении Пленума Верховного суда [ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" ] . Согласно п. 83 данного Постановления, исключительное право на объект интеллектуальной собственности, созданный творческим трудом наследодателя, «…включается в состав наследства без подтверждения какими-либо документами, за исключением случаев, когда названное право признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата…» . Далее в Постановлении разъяснены некоторые особенности перехода по наследству исключительных прав на отдельные объекты: так, к наследникам авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений переходит право на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограммы и аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях; к наследникам обладателей исключительного права на фонограмму и исключительного права на зафиксированное в этой фонограмме исполнение переходит право на вознаграждение за публичное исполнение фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, а также за ее сообщение в эфир или по кабелю; в случае смерти индивидуального предпринимателя, которому принадлежит исключительное право на товарный знак или знак обслуживания, и наследования такого права гражданином, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, это право должно быть им отчуждено в течение года со дня открытия наследства; принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на наименование места происхождения товара, на коммерческое обозначение в качестве средства индивидуализации принадлежащего правообладателю предприятия переходит по наследству только тогда, когда наследником является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

В указанном Постановлении также подчеркивается, что исключительные права на объекты интеллектуальной собственности переходят к наследникам в пределах оставшейся части срока их действия, продолжительность которого устанавливается Гражданским кодексом, и зависит от вида результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а по истечении соответствующего объекты переходят в общественное достояние и могут свободно использоваться в соответствии с ГК РФ любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.

Также в Постановлении определен порядок перехода исключительного права на объект интеллектуальной собственности, перешедшего к нескольким наследникам (оно принадлежит им совместно), созданный одним из супругов (не входит в общее имущество супругов). В Постановлении также подчеркивается, что вместе с исключительным правом к наследникам могут переходить и неимущественные права, например, право разрешать внесение в произведение изменений, сокращений или дополнений, право на обнародование произведения, не обнародованного при жизни автора, право на охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведения и др. При этом необходимо помнить, что по наследству не переходят право авторства, право на имя и право на неприкосновенность произведения, однако, наследники автора вправе осуществлять защиту указанных прав, и эти правомочия не ограничиваются сроками.

Далее, в случае обращения взыскания на имущество правообладателя, в Роспатент представляется протокол о результатах открытых торгов или акт приема-передачи. Этот случай конкретизируется в Постановлении Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 [ Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" ] , в котором, при ссылке на Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ и Гражданский кодекс Российской Федерации, указано, что реализация имущественных прав осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона; лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. И если переход исключительного права на объект интеллектуальной собственности без договора подлежит государственной регистрации, основанием для такой регистрации служит указанный протокол о результатах торгов. Законом об исполнительном производстве предусмотрено, что передача нереализованного имущества должника взыскателю оформляется актом приема-передачи. В этом случае основанием для государственной регистрации является указанный акт.

В рамках исполнительного производства взыскание может быть обращено на принадлежащие должнику исключительные права на объект интеллектуальной собственности, только если законодательством Российской Федерации не установлено, что на такой объект не может быть обращено взыскание; на право требования по договору об отчуждении исключительного права, по лицензионному договору; на принадлежащее лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В том случае, если объект интеллектуальной собственности принадлежит иностранному юридическому лицу, заявитель для регистрации перехода прав представляет в Роспатент документы, предусмотренные законодательством того государства, в котором проживает иностранный гражданин или имеет местонахождение иностранное юридическое лицо.

Даже если все документы поданы с соблюдением установленных требований, Роспатент может приостановить регистрацию - во исполнение принятых судебных актов, предусматривающих обеспечительные меры в отношении соответствующего объекта, или в связи с исполнением такого судебного акта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За регистрацию перехода прав взимается государственная пошлина.

Исчерпывающие основания для отказа в государственной регистрации перехода исключительного права предусмотрены п. 64 Административного регламента. К ним относятся: непредоставление документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя; непредоставление иных требуемых документов; несоответствие указанных в документах сведений действительности; подача заявления в отношении результата интеллектуальной деятельности, правовая охрана которого прекращена, признана недействительной или срок действия правовой охраны которого закончился; отсутствие сведений, подтверждающих обоснованность перехода исключительного права на объект интеллектуальной собственности.

Соответственно, по результатам рассмотрения документов Роспатент либо принимает решение о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности без договора, либо отказывает в государственной регистрации.

В отношении отдельных видов объектов интеллектуальной собственности Гражданским кодексом РФ установлены некоторые особенности бездоговорного перехода исключительных прав на них. Так, например, в соответствии с п. 3 ст. 1514 ГК РФ, «При переходе исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем (статья 1241) правовая охрана товарного знака может быть прекращена по решению суда по иску заинтересованного лица, если будет доказано, что такой переход вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя».

Подводя итог, необходимо отметить, что закрепление перехода исключительного права на объекты интеллектуальной собственности без договора - это новелла гражданского законодательства, как и многие другие нормы части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако в данной сфере в законодательстве имеются проблемы, например, отсутствие специального раздела, объединяющего нормы о наследовании интеллектуальных прав, и эти пробелы, в большей или меньшей степени, компенсируются судебной практикой.

К бездоговорным основаниям перехода исключительных прав можно отнести наследование (по закону, по завещанию), реорганизацию юридического лица, обращение взыскания на имущество - при банкротстве, в рамках исполнительного производства. Порядок перехода прав по каждому из таких оснований имеет определенные особенности и сложности, которые должны быть учтены, прежде всего, при регистрации перехода исключительных прав в бездоговорном порядке.

Наталия Назарова,

Юрист по договорам

Современная российская экономика широко использует такие термины, как интеллектуальная собственность и исключительные права на объекты нематериального характера. С возникновением понятия интеллектуальной собственности в гражданском праве начал формироваться такой институт как передача интеллектуальной собственности. При этом передача интеллектуальной собственности может быть осуществлена в разных формах, каждая из которых соответствует юридическим конструкциям, разработанным теоретиками и практиками права. Мы попытаемся подробно рассмотреть ту область отношений в сфере осуществления исключительных прав, которая связана непосредственно с передачей интеллектуальной собственности.

Передача прав на какие объекты интеллектуальной собственности возможна

Передача интеллектуальной собственности происходит умозрительно. Разумеется, в реальности невозможно передать то, что не имеет материального выражения. Само понятие интеллектуальной собственности включает в себя не только результаты интеллектуальной деятельности, но также и средства индивидуализации.

Все объекты интеллектуальной собственности испытывают потребность в правовой охране. В число таких объектов входят:

• произведения науки, литературы и искусства;
• программы для электронных вычислительных машин;
• базы данных;
• исполнения;
• фонограммы;
• сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач;
• изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
• секреты производства (ноу-хау);
• фирменные наименования;
• товарные знаки и знаки обслуживания;
• наименования мест происхождения товаров;
• коммерческие обозначения;

Интеллектуальные права на подлежащие охране объекты бывают имущественными и не имущественными. К первым относятся исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, которые позволяют их обладателю получать выгоду, пользу от владения такими правами. Эта выгода выражается в конкурентном преимуществе, в возможности извлечения прибыли путем грамотного использования объекта интеллектуальной собственности. Но гражданский кодекс предусматривает и такие конструкции как право следования, право доступа к объекту интеллектуальной собственности, а также многие другие, которые не укладываются в рамки исключительных имущественных прав.

Обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (РИД) или на средство индивидуализации (СИ) не ограничен в способах использования такого своего права. Ему доступна и передача интеллектуальной собственности. При этом и граждане, и юридические лица могут осуществлять исключительные права самостоятельно либо передавать третьим лицам только в рамках действующего законодательства. Неудивительно, что правообладатель может не только разрешать другим лицам использование РИД и СИ, но и запрещать их использование, и даже запрещать доступ к объекту права – и это легитимная мера защиты своих законных прав. При этом по умолчанию одновременное отсутствие разрешения и запрета трактуется как запрет.

Обладателем исключительного права становится любое лицо, в установленном порядке получившее свидетельство о регистрации своего товарного знака либо патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Гражданское законодательство очерчивает объем понятия «исключительное право» на РИД:

• возможность изготовления, продажи, использования, перемещения на территорию страны товара, в создании которого применяется тот или иной РИД (изобретение, полезная модель, промышленный образец);
• возможность производства продукции с применением технологии, методики, способа, на которые в установленном порядке получены патенты. В целях защиты запатентованной методики изготовления товаров законом установлено следующее правило: любой товар, идентичный произведенному запатентованным способом, по умолчанию также считается произведенным подлежащим защите способом, пока не будет в судебном порядке доказано обратное;
• возможность использования устройства, работа которого подразумевает осуществление защищенной патентом технологии, способа эксплуатации;
• совершение каких-либо манипуляций с применением способа, подлежащего патентной охране;

Гражданский кодекс РФ устанавливает аналогичные ограничения для отношений, связанных с использованием товарного знака:

• только правообладателю ТЗ принадлежит исключительное право его использования любым не противоречащим закону способом. Именно в силу этого единоличного режима использования право считается исключительным. Использование не ограничивается применением в рамках собственного бизнеса, но включает в себя и передачу интеллектуальной собственности, а именно товарного знака, а также его полное отчуждение;
• главной целью существования товарного знака является индивидуализация собственной продукции либо осуществляемых работ, оказываемых услуг. Нанесение товарного знака, право на который зарегистрировано в установленном законом порядке, закрепляет коммерческую выгоду от продажи такого товара за правообладателем;

Какие различают формы передачи объектов интеллектуальной собственности

Статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации в пункте первом декларирует исключительное право использования объекта интеллектуальной собственности (ОИС) за его обладателем. Пользоваться правом он может по своему усмотрению с одним лишь условием – не выходить за рамки закона. И если границы дозволенного нормами права не нарушаются, правообладатель может распоряжаться ОИС любым разрешенным способом либо позволить какому-то иному лицу использование ОИС путем передачи интеллектуальной собственности.

Результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности) могут быть переданы различными способами, условно их можно разделить на группы: коммерческие и некоммерческие. Каждый из них обладает характерной для него методологией и набором средств осуществления. В частности, некоммерческие способы оперируют некоммерческими средствами реализации – взаимодействие происходит на уровне обмена или передачи научно-технической информации либо на уровне сотрудничества.

Формой передачи практически всегда выступает договор – то есть соглашение нескольких лиц о порядке возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей между ними (пункт 1 статьи 420 ГК РФ) .

Каждый договор содержит существенные условия, без которых он не мог бы существовать. В первую очередь это условия о предмете договора, во вторую – сроки и стоимость исполнения. В любом договоре должны быть зафиксированы его участники, а также права и обязанности, которые они принимают на себя добровольно для достижения своих целей. Большинство договоров содержит нормы об ответственности за нарушение его условий, однако при их отсутствии ответственность регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Часть договоров признается заключенными при соблюдении простой письменной формы, для других же необходима регистрация в установленном государством порядке (договор уступки прав, передачи лицензии).

Передача интеллектуальной собственности может осуществляться и без договора. Так, исключительные права могут приобретаться в порядке наследования и реорганизации юридического лица, обращения взыскания на имущество лица, являющегося обладателем ОИС. Например, право на произведение литературы, искусства, являясь исключительным, переходит по наследству к правопреемникам. В порядке наследования может переходить также исключительное смежное право на исполнение.

Универсальное правопреемство совершается при реорганизации юридического лица, документально оно выражается в подписании передаточного акта (слияние, преобразование, поглощение) или разделительного баланса (разделение, выделение). Согласно этим документам правопреемники получают и права, и обязанности в отношении всех контрагентов первоначальной организации (статья 59 ГК РФ) . В таком же порядке происходит и передача интеллектуальной собственности к правопреемникам.

Право распоряжения ОИС включает также возможность использования их в качестве предмета залога, внесение в уставной либо складочный капитал хозяйственного общества (товарищества). Образуя совместное предприятие либо товарищество для совместной деятельности, его участники вносят посильные вклады для создания базы, финансового стержня нового юридического лица. И в качестве вкладов могут быть использованы не только деньги, имущество и ценные бумаги, но и исключительные права, которые имеют экономическую ценность (пункт 1 статьи 66.1 ГК РФ, статья 1042 ГК РФ) .

Какой заключать договор передачи прав интеллектуальной собственности

Лицензионный договор выступает основанием для передачи прав на такие ОИС как патенты, товарные знаки. В рамках данного соглашения правообладатель (лицензиар) предоставляет лицензиату право использования принадлежащих ему результатов интеллектуальной деятельности в определенном объеме.

Договор об отчуждении исключительного права является соглашением, по которому исключительное право на РИД или СИ передается от правообладателя правопреемнику (приобретателю) в полном объеме. Исключительное право передается целиком, а не в части.

Договор коммерческой концессии – соглашение, на основании которого правообладатель предоставляет определенному пользователю право использования в коммерческой деятельности совокупности исключительных прав (сюда обязательно включается товарный знак и знак обслуживания, секрет производства и фирменное наименование). Передача прав может осуществляться на срок или бессрочно, но обязательно на возмездной основе.

Все договоры, которые связаны с передачей интеллектуальной собственности либо отчуждением объектов интеллектуальной собственности, обладают большим количеством спорных моментов. Они относятся к наиболее сложным гражданско-правовым договорам. В большей степени сложность обусловлена тем, что объектами выступают не предметы материального мира, а результаты интеллектуальной деятельности, которые можно лишь условно зафиксировать на материальных носителях. Их невозможно потрогать, и тем сложнее урегулировать связанные с ними правоотношения. К тому же нередко исключительные права не просто отчуждаются, а передаются для использования третьими лицами в определенных рамках и по определенным правилам.

Какие особенности имеет каждый из видов договора передачи интеллектуальной собственности

Чаще всего в гражданском деловом обороте используются такие формы передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности:

• договоры авторского заказа;
• лицензионные договоры;
• договоры отчуждения исключительного права;

Договор авторского заказа – соглашение, по которому автор создает произведение литературы, искусства или науки согласно требованиям заказчика, передавая ему права использования созданного произведения. Для этого автор фиксирует свое произведение на одном из материальных носителей (статья 1288 ГК РФ) . Договор обязательно заключается в двустороннем порядке, а о вознаграждении либо отсутствии такового стороны вправе договариваться по своему усмотрению.

Подобный договор может предусматривать отчуждение исключительных прав на созданные произведения либо переход части исключительных прав на использование произведения. Но может и не предусматривать никакой передачи и отчуждения вовсе.

Лицензионный договор – форма предоставления лицензиаром права лицензиату на частичное, ограниченное соглашением использование результатов интеллектуальной деятельности либо средств индивидуализации. Получатель права несет ответственность за использование предоставленного права в соответствии с условиями договора. Данное двустороннее соглашение содержит указание на перечень передаваемых в рамках исключительного права правомочий. И если какие-то варианты использования исключительного права не поименованы в договоре, по умолчанию считается, что лицензиар не разрешил их осуществление.

Важнейшее правило лицензионного договора – пользоваться исключительным правом можно только перечисленными договором способами. Все, что не разрешено делать с правом на РИД лицензиара, считается запрещенным. Для данного соглашения важна квалифицированная письменная форма.

Что касается лицензий, получаемых при использовании компьютерных программ или баз данных, то в силу их особенностей, договор заключается в иной форме. Соглашение достигается путем присоединения пользователя к тем условиям, которые правообладатель изложил в приобретенном экземпляре программы или базы данных. Пользователь не сможет завершить установку продукта на компьютер без «подписания» такого договора. Начало пользования лицензионным продуктом обозначает согласие с договором. Письменная форма здесь не требуется.

Необходимость регистрировать лицензионный договор возникает в зависимости от его предмета. Заключенный в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые были зарегистрированы на основании статьи 1232 Гражданского кодекса РФ, договор о предоставлении лицензии также подлежит государственной регистрации. Без таковой соглашение просто не будет считаться действительным.

Лицензиаром, то есть лицом, которое по договору предоставляет часть полномочий по использованию ОИС лицензиату – правополучателю, может быть только законный обладатель исключительного права.

К существенным относят те условия договора о предоставлении лицензии, которые определяют его предмет и способы использования ОИС. Чтобы обозначить предмет, нужно поименовать РИД или СИ, в отношении которых заключается договор. Право передачи интеллектуальной собственности должно быть подтверждено ссылкой на документ, удостоверяющий право лицензиара заключать такой договор (свидетельство или патент). К перечислению способов использования также нужно отнестись внимательно, потому что все, что не упомянуто в договоре, будет считаться запрещенным лицензиаром.

По умолчанию договор о выдаче лицензии является возмездным, если его безвозмездность не установлена самим договором. Будьте внимательны, при отсутствии указания в договоре на его безвозмездный характер, нужно обязательно указать на размер вознаграждения, в противном случае договор является незаключенным. Потому что порядок выплаты вознаграждения и его размер – это одно из существенных условий договоров данного вида.

А вот территория, на которой будет осуществлять свою деятельность лицензиат, используя полученную лицензию, напротив, к существенным условиям не относится. В том случае, если в условиях договора территориальные рамки действия лицензии не очерчены, считается, что лицензиар позволил лицензиату осуществлять свои права на всей территории Российской Федерации.

Лицензионный договор никогда не бывает бессрочным. И даже если в договоре нет упоминаний о сроке его действия, право пользования лицензией не может длиться дольше, чем действует само исключительное право на РИД или СИ.

Без упоминаний о сроке договор считается заключенным на пять лет. Если лицензионный договор оформляется для использования одного произведения в составе другого сложного произведения, то он считается заключенным на весь срок действия исключительного права и на всей территории его действия (при отсутствии в самом договоре указаний на конкретную территорию и срок).

Поскольку несогласованность существенных условий влечет недействительность договора , крайне важно согласовать в договоре на предоставление лицензии те условия, которые считаются для него существенными по закону (предмет, способы использования, сумма вознаграждения и порядок выплаты – в случае возмездности), а также те условия, которые стороны сами сочли существенными. При отсутствии такого согласования ФИПС откажет в регистрации договора.

Если в лицензионном договоре имеется согласие лицензиара на заключение сублицензионного договора, лицензиат может предоставить часть своих прав на использование РИД или СИ иным лицам. Но по такому договору лицензиат не вправе предоставлять более широкий круг прав, чем тот, который был предоставлен ему самому.

В рамках правового поля, регулируемого Гражданским кодексом РФ, могут действовать лицензионные договоры таких видов:

• передача интеллектуальной собственности подразумевает предоставление лицензиаром прав использования результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации неограниченному количеству лицензиатов – простая, неисключительная лицензия;
• передача интеллектуальной собственности осуществляется от одного лицензиара к одному лицензиату, который в дальнейшем не имеет права заключать сублицензионные договоры – исключительная лицензия;

Если в договоре нет упоминаний об исключительности предоставляемого права, то лицензия по умолчанию считается простой (неисключительной).

Каким бы ни был договор и вид передаваемой лицензии, по закону не допускается запрещать автору в дальнейшем производить аналогичные результаты интеллектуальной деятельности и отчуждать их другим лицам. И если даже в какой-либо лицензионный договор будут включены подобные условия, они будут считаться ничтожными.

Кроме передачи интеллектуальной собственности на условиях предоставляемой лицензии, существует еще вариант полного отчуждения по договору об отчуждении исключительного права . Участниками договора являются обладатель исключительного права, именуемый правообладателем, и его приобретатель. Такие договоры обычно заключаются между авторами произведений литературы, искусства, науки, технических достижений и иными лицами, которые хотят использовать такие объекты интеллектуальной собственности в коммерческих целях.

Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в простой письменной форме. Но если объектом выступают изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, зарегистрированные в установленном порядке топологии интегральных микросхем и программы для ЭВМ, базы данных, товарные знаки, то такой договор обязательно подлежит государственной регистрации . В противном случае он будет считаться незаключенным.

Момент перехода прав по соглашению на передачу интеллектуальной собственности зависит от обязанности зарегистрировать договор. При наличии таковой права у приобретателя появляются только после регистрации в уполномоченном государственном органе, а при отсутствии – приобретатель становится полномочным лицом уже в момент заключения договора.

При нарушении условий договора на передачу интеллектуальной собственности наступают неблагоприятные последствия для нарушившей стороны. Наиболее распространенным нарушением является неисполнение приобретателем обязанности по уплате вознаграждения. В случае подобного нарушения правообладатель может подать в суд, чтобы потребовать взыскания неоплаченного вознаграждения и перевода прав приобретателя на себя. Кроме прекращения использования прав на РИД или СИ для приобретателя могут наступить неблагоприятные финансовые последствия в виде возмещения убытков.

Обязанность возмещения убытков в полном размере возникает при отсутствии существенного нарушения договора. Если же договор нарушен существенно – этот факт станет основанием для его расторжения. Существенным является такое нарушение договора, которое влечет неблагоприятные последствия для пострадавшей стороны. Настолько неблагоприятные, что она во многом лишается того, на что рассчитывала в момент заключения договора.

Договор об отчуждении исключительного права, как и лицензионный договор, по умолчанию является возмездным. И если в нем нет упоминаний о безвозмездности, тогда обязательно должно быть указание на цену либо порядок ее определения (пункт 3 статьи 424 Гражданского кодекса не используется в данной ситуации). При отсутствии специальных упоминаний о том, что право на РИД или СИ отчуждается безвозмездно, а также порядка определения цены, договор считается возмездным и незаключенным, так как в нем не содержится существенное его условие – цена.

В вопросе согласования условия о цене договор об отчуждении не отличается от лицензионного. Но неизменным его отличием является тот факт, что передача интеллектуальной собственности осуществляется не в части, а целиком. И не на время, а постоянно – то есть на весь срок действия правовой охраны исключительного права и на всей территории охраны.

Грамотно заключенные договоры являются основой для благополучного развития бизнеса и отсутствия судебных тяжб, способных нанести серьезный вред деловой репутации.

Зачем составлять акт передачи интеллектуальной собственности

Передача интеллектуальной собственности документально оформляется актом приема-передачи.

Несмотря на то, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит при подписании сторонами договора об отчуждении (либо после регистрации передачи в государственном органе в определенных случаях), если соглашением не предусмотрено иное (статья 1234 ГК РФ), для последующего использования права нужно иметь такое доказательство передачи как приемо-передаточный акт.

Акт приема-передачи обязательно должен быть оформлен в письменном виде, выражен на бумажном носителе в двух экземплярах, каждый из которых будет равен другому по своей юридической силе. Такой акт считается неотъемлемой частью заключенного договора. Кроме того, акт приема-передачи интеллектуальной собственности является первичным документом бухгалтерского учета, с помощью которого организация подтвердит свои расходы на приобретение ОИС.

Унифицированной формы акта приема-передачи исключительных прав не существует, форма составления его не регламентирована.

Акт можно составить в любом виде по своему усмотрению, но в деловой практике принято, чтобы в нем были прописаны:

1. наименование документа, дата и место его составления;
2. сведения о сторонах: Ф. И. О. представителя и основания полномочий, реквизиты;
3. ссылка на основной договор, в соответствии с которым составлен акт приема-передачи интеллектуальной собственности;
4. информация о передаваемых исключительных правах на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
5. информация о документах, которые передаются одновременно с передачей исключительных прав;
6. необязательно, но желательно указать в акте на размер вознаграждения, получаемого по договору;

Подписывая акт, стороны свидетельствуют об отсутствии взаимных претензий.

Какие существуют условия передачи прав на интеллектуальную собственность

Здесь неоднократно упоминалось о процедуре государственной регистрации передачи интеллектуальной собственности в Патентном ведомстве.

Подробно порядок госрегистрации урегулирован Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1416 .

Соблюдение Правил является основанием для принятия заявления на регистрацию и совершению процедурных действий по данному заявлению.

• форма заявления установлена Правилами;
• в заявлении указываются сведения о правообладателе, предмете договора – конкретном перечне исключительных прав. Если регистрируется соглашение об изменении или расторжении договора, нужно также индивидуализировать предмет (указать номер патента либо свидетельства, срок действия исключительного права и объем его правовой охраны). Все эти сведения должны соответствовать тем, что уже зафиксированы в реестрах ОИС;
• заявление сопровождается предусмотренными Правилами документами процедурного характера;
• прикладываемые документы должны недвусмысленно свидетельствовать о переходе исключительных прав;
• передаваемые исключительные права не выходят за рамки возможностей правообладателя и правоприобретателя;
• при отчуждении исключительного права не имеется ни малейшей вероятности того, что это действие совершается с целью введения в заблуждение потенциального покупателя либо изготовителя товара;

В пункте 17 Правил указаны основания, которые могут стать причиной для отказа в регистрации:

• отсутствие сведений об уплате госпошлины, предусмотренной законом;
• отсутствие ответа на уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности о нарушении требований к подаваемым документам. Если в течение трех месяцев нарушения не устраняются, заявителя ожидает отказ;
• нарушение одного из вышеперечисленных пунктов Правил подачи документов на госрегистрацию;

Вынесет ли уполномоченный орган отказ заявителю либо завершит процедуру регистрации передачи права - об этом заявитель будет уведомлен. Письменное сообщение направляется по почте по адресу, который заявитель сообщил в своем заявлении. Отправка уведомления должна произойти в срок не позднее 45 рабочих дней со дня поступления на регистрацию документов заявителя. Иными словами, вся государственная регистрация осуществляется в 45-дневный срок, исключая ситуации, когда госорган обращается к заявителю с просьбой направить дополнительные документы и предоставляет ему для этого дополнительный срок. При непоступлении таких документов Федеральная служба по интеллектуальной собственности выносит отказ. В случае исправления недостатков, допущенных при подаче документов, ФИПС регистрирует передачу интеллектуальной собственности в срок не более 45 рабочих дней с момента получения дополнительных документов.

Какие трудности вызывает передача прав на интеллектуальную собственность

Неразрывная связь между понятиями интеллектуальной собственности и инноваций не подвергается сомнению. Инновации – это ценность, которая всегда привлекает прямые инвестиции и служит инструментом развития торговли, как внутригосударственной, так и международной. Следовательно, интеллектуальная собственность выступает тем самым катализатором экономического прогресса. Особенно ярко это проявляется в таких сферах рыночной экономики как медицина, продажа продовольственных товаров, техники и электроники.

Создание инноваций должно быть направлено на производство новых качественных продуктов и развитие мировой экономики. Для инновационной деятельности крайне важно стимулировать разные формы сотрудничества – обмен опытом, передача разработок, идей, достижений разных предприятий, регионов, государств. Такая работа получила название «открытых инноваций» – она базируется на партнерстве и наличии общей цели.

В современной российской экономике предприятия сталкиваются с рядом проблем, связанных с инновациями. Самыми важными из них являются следующие:

1. отсутствие системы управления ОИС на предприятиях, ведение работы с РИД и СИ неспециалистами;
2. не происходит заимствование зарубежного опыта (в силу малого количества переводных источников, практически полного отсутствия профессиональных библиотек, низкой развитости процедуры подготовки кадров для работы в сфере интеллектуальной собственности);
3. в то время как в иностранных организациях должностные лица ведут работу с ОИС на уровне Совета директоров (CIPO – Chief IP Officer), в России подобные должности не считаются престижными и высокооплачиваемыми;
4. судебная практика по вопросам передачи интеллектуальной собственности не сформирована;
5. не работают механизмы принуждения к раскрытию информации в судебном порядке;

Как видите, патентование интеллектуальной собственности – сложный и долгий процесс. Если вы не желаете слишком углубляться в этот вопрос или же хотите получить идеальный результат сразу, не совершая ошибок, то стоит довериться профессионалам. Если у вас нет достаточной компетенции в области передачи интеллектуальной собственности, воспользуйтесь услугами фирмы «Царская привилегия», обладающей богатым юридическим опытом. Специалисты будут контролировать весь процесс оформления документации с первых дней обращения до полной передачи права.