Но, к сожалению, бывает так, что, осознав важность этой регистрации, оценив свое обозначение на охраноспособность, заплатив пошлину, подав заявку и прождав длительное время решения о регистрации, заявитель узнает о том, что регистрация его обозначения в качестве товарного знака (далее - ТЗ ) невозможна. Выходит, что вся проделанная работа, ожидания, планы на защищенный регистрацией товарный знак – все зря? Нет, не все потеряно!

Отметим, что раньше заявителей не уведомляли о невозможности регистрации обозначения, а сразу выносили решение об отказе в регистрации товарного знака.

Сейчас, когда малоприятная новость о невозможности регистрации стала приходить из Роспатента в виде уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, появилась возможность приводить свои доводы в защиту регистрации, т.е. высказывать свое профессиональное несогласие с мнением эксперта.

В настоящее время ИНТЕЛЛЕКТ-С активно пользуется возможностью предоставления ответа на уведомление Роспатента с целью защиты товарного знака. И зачастую приведенные доводы заставляют эксперта изменить свое мнение.

Приведем примеры, которые подтверждают, что можно опровергнуть мнение эксперта Роспатента и вместо отказа получить решение о регистрации товарного знака:

1. В декабре 2002 г. на регистрацию было отправлено словесное обозначение «Гарна». В ноябре 2003 г. пришло уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором было сказано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве ТЗ на основании того, что носит хвалебный характер (см. Русско-украинский, Украинско-русский словарь «Гарний – хороший; красивый; изящный, «гарна» - ж. р.) и в отношении заявленных товаров и услуг указывает на положительные качества и свойства.

На данное уведомление был направлен ответ, в котором приводились убеждающие, противоположные мнению эксперта, аргументы в защиту регистрации обозначения. Мы пытались доказать, что заявленное обозначение не носит хвалебного характера и объяснили свою позицию следующим образом:

Слово «Гарна» является украинским словом. Стоит заметить, что украинским языком владеет лишь малая часть населения России, а слова «гарний», «гарна» не являются общеупотребительными и поэтому непонятны основной части русскоязычного населения. А если рядовому потребителю неизвестно слово, то он не может его расценивать как слово, имеющее хвалебный характер.

Кроме этого, краткое прилагательное женского рода «гарна» носит хвалебный характер, только если стоит рядом с существительным. В нашем случае это не так. Данное обозначение является субстантивированным существительным, которое утратило хвалебный характер и приобрело отвлеченное значение.

Таким образом, заявленное обозначение «Гарна» не подпадает под действие запрета регистрации обозначений в качестве товарных знаков в случае, если эти обозначения указывают на род, вид или свойство товара или носят хвалебный характер.

Представленные патентным повереным ИНТЕЛЛЕКТ-С доводы оказались достаточными для пришедшего в августе 2004 г. решения о регистрации товарного знака.

2. Второй пример касается товарного знака «Миллениум для двоих». Данное обозначение Роспатент не хотел регистрировать по причине сходства его с уже зарегистрированным ТЗ «Millennium» (свидетельство №208551). Противопоставление товарных знаков сходных до степени смешения – очень распространенная ситуация. Поясню, что, в соответствии с нормами действующего законодательства, не подлежат регистрации обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с уже зарегистрированными товарными знаками, либо поданными на регистрацию обозначениями с более ранним приоритетом.

Вопрос «будут ли товарные знаки сходными до степени смешения» достаточно сложен. Мнения по данному вопросу, как правило, неоднозначны. Бывает сложно из похожих товарных знаков выделить те, которые будут сходными до степени смешения, а какие будут похожи, но не настолько, чтобы потребитель мог перепутать их между собой. И именно эта проблема решалась в отношении ТЗ «Миллениум для двоих».

В ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства мы сообщили, что не согласны с мнением экспертизы по поводу того, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 25 класса. По нашему мнению, товарный знак, зарегистрированный под №208551, не является сходным до степени смешения с нашим товарным знаком, так как:

• В обозначениях разное количество слов: наше обозначение «Миллениум для двоих» - это словосочетание, состоящее из трех слов, а товарный знак «Millennium» №208551 состоит только из одного слова.
• Присутствует смысловое (семантическое) различие. Слова «для двоих» являются охраноспособными элементами и имеют различительную способность, они играют важную роль при восприятии смысла словосочетания в целом. Их нельзя не принимать во внимание. В словосочетание «Миллениум для двоих» заложено смысловое значение, говорящее о романтике, любви, либо то, что создано для двоих близких людей. И именно слова «для двоих» конкретизируют этот смысл обозначения в целом.
• В написании используются разный алфавит, буквами которого написаны слова. В нашем обозначении – буквы русского алфавита, в противопоставленном нам товарном знаке – буквы английского алфавита;
  Используется разный шрифт в написании.

Таким образом, между обозначением «Миллениум для двоих» и товарным знаком «Millennium», зарегистрированным под №208551, нет сходства до степени смешения.

По результатам рассмотрения подготовленного ИНТЕЛЛЕКТ-С ответа на уведомление о невозможности регистрации товарного знака Роспатентом, пришло решение не об отказе, а наоборот - о регистрации товарного знака.

3. Еще один пример - товарный знак «Split». Причина, по которой его не хотели регистрировать, отличается от предыдущих примеров. По мнению эксперта, «заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «Split» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, «так как словесный элемент представляет собой географическое название – город Сплит в Югославии», которое порождает в сознании потребителя представление об определенном месте производства товаров и оказания услуг, которое не соответствует действительности. Экспертами ИНТЕЛЛЕКТ-С были предоставлены следующие доводы на вышеизложенное мнение:

• Данное название города является малоизвестным и вряд ли может быть воспринято как местонахождение производителя. Заявленное географическое название практически неизвестно рядовому потребителю, стоит заметить, что и представление эксперта о месте нахождения г. Сплит ошибочно (г. Сплит с 1991 г. находится в Хорватии, а такой страны как Югославия больше не существует), что подтверждает малоизвестность данного географического объекта. К тому же город этот небольшой, численность населения – 200 тысяч человек. Малоизвестность географического названия особенно очевидна на территории Российской Федерации, так как регистрация испрашивается на территории России, а не на международном уровне. В соответствии с п.2.4.2.2. Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утв. Приказом Роспатента от 23.03.01 г. №39), малоизвестным географическим названиям может быть предоставлена правовая охрана, тем более такое географическое название составляет только часть заявленного обозначения.
• Кроме этого, в фонде зарегистрированных товарных знаков выявлены 2 товарных знака со словесными элементами «Split» и «Сплит»: № регистрации 193775, дата регистрации 2000.09.05 и № регистрации 149621, дата регистрации 1997.01.31. Данные словесные элементы тождественны нашему словесному элементу «Split», но этим товарным знакам предоставлена правовая охрана, а заявленному нами обозначению, исходя из содержания уведомления, предполагался отказ – что мы посчитали несправедливым. В результате на данный товарный знак было выдано свидетельство.

На сегодняшний день есть еще немало примеров с аналогичными историями и положительным финалом – свидетельство на товарный знак в руках заявителей. К таким примерам относятся товарные знаки, как «Атомстройкмплекс», «Банк24.Ру», «Бегемот», «Бизнес пак», Уралгидравлика (комбинированный ТЗ) и др.

Ситуация с товарными знаками «Атомстройкомплекс» и «Банк24.Ру» показательна с той точки зрения, что клиенты, прежде чем обратится к нам за регистрацией, потратили несколько лет на контакты с другими патентными и юридическими фирмами, которые взялись было помочь, но в силу недостаточной профессиональной компетенции так и не смогли этого сделать. Им неоднократно отказывали в регистрации по тем или иным причинам: так, в случае с ТЗ «Атомстройкомплекс», главная из причин отказа было отсутствие различительной способности, так как слово более чем наполовину состоит из сокращения общепринятого для отрасли строительства - «стройкомплекс». Т.е. предполагается, что потребитель товаров и услуг не может быстро идентифицировать одного конкретного производителя среди целого ряда фирм, в названии которых есть слово «стройкомплекс». Вожделенная различительная способность, которая может помочь в получении исключительных прав на всю Россию, может быть приобретена заявителем в результате длительного использования, повлекшего за собой такой эффект, как общеизвестность (большинство потребителей определенного товара или услуги на всей территории Российской Федерации знают товар, услугу, производителя). Общеизвестность - это сложный, протяженный во времени и очень дорогой путь. Юристы ИНТЕЛЛЕКТ-С в целях оптимального решения задачи, сделали безошибочный ход, акцентировав внимание регистрирующего органа на часть «АТОМ» составного слова «АТОМстройкомплекс», при помощи графических средств выделив «АТОМ» в логотипе, для достижения эффекта его доминирования над «стройкомплексом». В результате были получены исключительные права на товарный знак.

4. Очевидно, что не всегда мнение эксперта в уведомлении может быть последним и решающим. Нужно только внимательно изучить имеющиеся материалы: противопоставленный ТЗ, основания для предполагаемого отказа, законодательство - и высказать мнение в защиту регистрации своего обозначения. От того, на сколько доводы будут убедительными, будет зависеть судьба вашего товарного знака.

Кроме этого, есть способы, позволяющие изначально устранить причины для отказа в регистрации товарного знака. Для этого достаточно провести поиск (экспертизу), с помощью которой можно выявить, есть ли в фонде зарегистрированных товарных знаков и поданных заявок тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки и обозначения. Если найден зарегистрированный товарный знак, который препятствует регистрации нашего обозначения, то его можно попытаться аннулировать, но при этом должно быть соблюдено условие: регистрация должна быть получена не менее 3-х лет назад. Согласно нормам действующего законодательства, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых 3-х лет после его регистрации.

Так, аннулирование зарегистрированного товарного знака «JAZZ» (№ свидетельства 154266) в Палате по патентным спорам, открыла дорогу для регистрации товарного знака «Джаз трэвел».

Не всегда удается убедить патентного эксперта встать на нашу сторону при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака. Редко, но бывает, что нашему клиенту отказывают по разным основаниям. Зачастую мы, более чем успешно, обжалуем незаконные, на наш взгляд, отказы в Палате по патентным спорам РОСПАТЕНТА (Федеральной службы по интеллектуальной собственности) и в арбитражном суде. Часто мы являемся некой «последней инстанцией», так как помогаем обжаловать отказы по товарным знакам, которые не мы регистрировали, тем самым исправляя ошибки юристов других патентных и юридических фирм.

5. Такая услуга, как представительство интересов клиентов по вопросам отказа в регистрации товарных знаков в Палате по патентным спорам, в практике ИНТЕЛЛЕКТ-С достаточно обширна. Ярким примером отмены отказа в регистрации товарного знака является «Лапин» (магазин кожаных перчаток). Позиция патентного эксперта РОСПАТЕНТА выражалась в том, что он посчитал наш товарный знак воспроизведением известной русской фамилии Лапин: военачальник (1899-1937), русский писатель (1905-1941), советский философ (р.1931), советский ботаник (1909-1986). Дело еще осложнялось тем, что фамилия нашего клиента – заявителя не совпадала с товарным знаком, на который испрашивалась регистрация, что, по мнению эксперта, могло ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров и услуг. Юристы ИНТЕЛЛЕКТ-С представили в Палату по патентным спорам свою позицию и смогли доказать, что Лапин - это родовая фамилия заявителя. Так же последовательно были опровергнуты другие доводы государственного патентного эксперта, в результате чего отказ отменили, а товарный знак зарегистрировали.

В заключение необходимо сказать, что регистрация товарного знака, как и его разработка, процесс творческий и коммуникативный. В нем многое зависит не от правильного заполнения регистрационных форм, а от профессиональной подготовки юристов, хитрости и ловкости в формулировках документов, гибкости общения с чиновниками, успешном обжаловании незаконных действии регистраторов.

интеллектуальная собственность, международные товарные знаки, споры по интеллектуальной собственности, товарные знаки

Оптовая компания приобретает алкогольную продукцию российского и иностранного производства. Поставщиками продукции являются российские компании, ряд из них являются производителями этой продукции. До момента реализации продукция хранится на складе компании. В дальнейшем компания продает продукцию в организации розничной торговли. Одна из них запросила у компании документы, подтверждающие регистрацию или использование исключительного права на товарный знак (свидетельство на товарный знак, лицензионный договор). Компания, в свою очередь, запросила их у своего поставщика. Однако поставщик не считает необходимым представлять запрошенные документы.

Грозит ли какая-нибудь ответственность компании и организациям розничной торговли при отсутствии у них документов, подтверждающих регистрацию или использование исключительного права на товарный знак на приобретаемую алкогольную продукцию?

Товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На товарный знак, как один из видов интеллектуальной собственности, признается исключительное право, обладатель которого вправе использовать это средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в том числе разрешать или запрещать другим лицам его использование (п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1477, п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

В силу ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом ст. 1479 ГК РФ содержит также оговорку, что на территории Российской Федерации исключительное право на товарный знак действует также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. В частности, признаются и подлежат защите на территории России товарные знаки, прошедшие международную регистрацию в соответствии с условиями Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года. Охрана, возникающая вследствие международной регистрации, предоставляется в России только в случае, когда владелец товарного знака прямо испросит об охране его знака в заявке (ст. 3-bis Мадридского соглашения, а также заявление СССР, сделанное при его подписании). При этом содержание права на товарный знак, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются ГК РФ независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если международным договором или самим кодексом не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1231 ГК РФ). Независимо от регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности охраняется также товарный знак, признанный общеизвестным (ст. 1508 ГК РФ).

В иных случаях товарный знак, зарегистрированный в иностранном государстве, не подлежит правовой охране в Российской Федерации.

Размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, является использованием товарного знака (пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Разрешение правообладателя на использование товарного знака иными лицами может выражаться в различных формах. В частности, правообладатель может предоставить право использования товарного знака на основании лицензионного договора (п. 1 ст. 1489 ГК РФ). Кроме того, закон упоминает о возможности использования товарного знака под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486 ГК РФ).

Согласно ст. 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков). На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается соответствующее свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (ст. 1481 ГК РФ).

В силу ст. 1506 ГК РФ сведения о государственной регистрации товарного знака подлежат публикации Роспатентом в официальном бюллетене "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров". Бюллетень размещается на официальном сайте ФИПС в разделе "Официальные публикации", доступ к нему является бесплатным (п. 1.3 Положения об официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров", утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2013 N 167).

Таким образом, данные Роспатента о зарегистрированных товарных знаках являются открытыми и любое лицо может с ними ознакомиться (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2011 N 05АП-7281/11).

Товары, на которых незаконно размещен товарный знак, являются контрафактными (п. 1 ст. 1515 ГК РФ).

На основании п.п. 2, 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак. Кроме того, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков либо выплаты компенсации:

• в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, или
• в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Помимо этого, ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, в виде административного штрафа на граждан в размере однократного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее двух тысяч рублей с его конфискацией; на должностных лиц - двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее двадцати тысяч рублей с его конфискацией; на юридических лиц - трехкратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее сорока тысяч рублей с его конфискацией (смотрите, например, постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2014 N 14АП-11491/13).

Пленумом ВАС РФ в п. 8 постановления от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" разъяснено, что ст. 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации. В этом же пункте разъяснено, что за нарушение, заключающееся в реализации товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ может быть привлечено любое лицо, занимающееся этой реализацией, а не только первый продавец соответствующего товара. Ответственность юридического лица за совершение рассматриваемого правонарушения наступает в том числе в случае, если лицо использовало чужой товарный знак, не проверив, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации, и (или) не проверив, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях (п. 9.1 названного постановления).

Во избежание негативных последствий покупателю при приобретении товара с целью его дальнейшей продажи целесообразно истребовать у продавцов документы, подтверждающие происхождение товара, а также законность использования нанесенного на товар товарного знака (решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.12.2008 N А60-37874/2008-С9). Условие о представлении таких документов может быть внесено сторонами в текст договора купли-продажи. Отказ продавца в представлении истребуемой информации позволит впоследствии взыскать с него убытки (смотрите, например, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.11.2012 N Ф04-5079/12).

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Карасевич Любовь, Барсегян Артем.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 23.09.1992 г. № 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

Товарный знак (торговая марка) - зарегистрированное в установленном порядке обозначение, присвоенное товару для его отличия от других и указания на его производителя (предприятие, фирму). Он представляет собой рисунок (символ, знак), определенное сочетание букв, чисел. Понимаемый как средство индивидуализации производителя товарный знак рассматривается как торговая марка или фирменный знак.

В данной ситуации решение заказчика можно обжаловать в антимонопольном органе. В подтверждение своих доводов к жалобе необходимо приложить сертификат и декларацию соответствия, в которых указан только производитель товара. В связи с тем, что требование о предоставлении участником размещения заказа сведений о производителе товара заказчиком не установлено, заявка участника размещения заказа полностью соответствовала требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Задать вопрос специалисту

Поля, отмеченные * , обязательны для заполнения.

Если вы уже регистрировались на сайте сайт, авторизуйтесь , пожалуйста!

1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

Обозначения не обладают различительной способностью, если они не могут ассоциироваться конкретно с Вашими товарами или услугами и используются широким кругом лиц в отношении однородных товаров или услуг. Примеры таких неохраноспособных обозначений более подробно рассмотрим далее в соответствие с подпунктами.

1.1. Вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

Например, при употреблении словосочетания «Подарочная карта» у большинства потребителей сразу возникает четкое представление о том, что это. Это карта, ресурс, который обладает рядом установленных свойств: например, наличием магнитной полосы, определенным денежным эквивалентом и т.д. Соответственно, данное словосочетание не может индивидуализировать услуги только одной фирмы, т.к. такие карты выпускаются многими участниками рынка.

1.2. Являющихся общепринятыми символами и терминами

Например, слово «кейтеринг» не может быть зарегистрировано в отношении услуг по обеспечению питания, т.к. кейтеринг — отрасль общественного питания, на практике под кейтерингом подразумевается приготовление пищи и доставка, обслуживание, сервировка, оформление стола, разлив и подача напитков гостям и т.д.

1.3. Характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта

Не подлежат регистрации слова, характеризующие товары, т.е. указывающие на их различные свойства: хлеб, вода, свежее мясо, парное молоко, самый лучший сыр и т.п. Повторимся, что такие названия не индивидуализируют Ваши услуги, а лишь указывают на товар.

1.4. Представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров

В данном пункте рассматривают регистрацию объемных товарных знаков. Многие компании регистрируют товарные знаки в виде оригинальных бутылок, коробок и других емкостей. Однако, зарегистрировать такой товарный знак можно только при наличии оригинальных (индивидуализирующих) свойств объекта. Если объект обусловлен только своим назначением, то регистрация окажется безуспешной.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) Приобрели различительную способность в результате их использования;

Например, компания «Газпром» имеет ряд регистраций своего наименования. Однако, слово образовано от слов «газ» и «промышленность», что характеризует товары и услуги. Охрану данному бренду предоставили в виду широкой известности среди потребителей, которая сложилась из-за активного использование товарного знака.

2) Состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Если товарный знак состоит только из комбинации неохраноспособных элементов, то конкретное указание на товар или его характеристику пропадает, в целом комбинация элементов признается фантазийной и охраноспособной.

2. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые относятся к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со статьей 1231.1 настоящего Кодекса, или сходны с ними до степени смешения.

Нельзя использовать любые элементы государственной символики (гербы, флаги и т.п.) в качестве товарного знака. Допускается наличие таких объектов в составе знака, если они не занимают доминирующее положение, а также имеется разрешение соответствующего органа на их использование.

3. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

3.1. Являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

Товарный знак не должен содержать ложную информацию или вводить потребителя в заблуждение. Например, не допускается маркировка товаров названием «Московское масло», если производственные силы находятся в Самаре. Поскольку такая регистрация будет вводить в заблуждение потребителей относительно местонахождения производителя.

3.2. Противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Не могут быть зарегистрированы товарные знаки, например, содержащие в своем составе ругательства или призывы к аморальным действиям. Так Роспатентом было отказано в регистрации товарного знака «Pussy Riot», в виду скандальных событий данной группы.

4. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Нельзя зарегистрировать, например, изображение Кремля или Храма Василия Блаженного, части изображений или целые картины известных художников. Т.е. не подлежат регистрации, без соответствующего разрешения, такие объекты, которые являются памятниками истории и культуры народов России.

5. В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

В соответствие с данным пунктом, нельзя зарегистрировать товарный знак на российского правообладателя, имеющий правовую охрану в другой стране, при этом также имеющий определенные характеристики товара, которые обусловлены его территориальным происхождением. Речь идет об обозначениях, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с территории данного государства (производимые в границах его географического объекта). Например, Шампанское - игристое вино, произведенное во французском регионе Шампань; Коньяк - крепкий напиток, получил свое название по имени города Коньяк (фр. Cognac), Франция; Текила - крепкий мексиканский напиток из голубой агавы, производство ограничивается областями штатов Халиско, Гуанахуато, Мичоакан, Тамаулипас и Наярит.

6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) Товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию () в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) Товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) Товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с датой более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

7. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

8. Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Тождественные и сходные до степени смешения товарные знаки можно выявить при проведении предварительной проверки, которую рекомендуется проводить перед подачей заявки на регистрацию.

9. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) Названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака () произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) Имени (), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 ГК РФ и подпункт 3 пункта 1 ст. 1315 ГК РФ) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

При использовании фамилии, псевдонима, факсимиле и др. отличительных черт известного лица, необходимо его согласие.

3) Промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектам.

10. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

11. По основаниям, предусмотренным настоящей статьей, правовая охрана также не предоставляется товарным знакам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В этой связи весьма интересно решение Арбитражного суда г. Москвы, принятое 31.08.2010 по делу N А40-76934/10-12-481, в котором не поддержал решение Роспатента об отказе в регистрации комбинированного товарного знака "VALENTI men"s collection" по заявке N 2006736337 с приоритетом от 14.12.2006 г. в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В обоснование своей позиции по делу Роспатент указывал на то, что оспариваемое решение соответствует нормам федерального законодательства и не нарушает права и законные интересы заявителя, поскольку словесный товарный знак "VALENTI men"s collection" по заявке N 2006736337 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 195988, по международным регистрациям N 764790, N 752774, N 400501, N 513872, зарегистрированных на имя третьих лиц, в отношении однородных товаров и услуг, что приводит к формированию у потребителей ложного представления в отношении качества услуг, что является проявлением недобросовестной конкуренцией

Данные доводы судом признаны несостоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам.

Сравнительный анализ словесных элементов "VALENTI men"s collection" и "VALENTINO" показал, что сравниваемые словесные элементы существенно отличаются фонетически. Семантика словесного элемента "VALENTI" определяется исключительно смысловым значением данного слова, и в переводе с итальянского языка обозначает "опытный, знающий, способный", что отличает его от товарного знака "VALENTINO", который ассоциируется с конкретным лицом, представляющего собой фамилию всемирно известного модельера.

Сравнивая обозначения "VALENTI men"s collection" и "VALENTINO" суд пришел к выводу, что второй товарный знак в отношении продукции, выпускаемой заявителем, обладает существенной различительной способностью: это один из наиболее популярных брендов в России и в мире с огромной долей рынка и узнаваемостью среди потребителей, но согласился с выводами заявителя о существенном различии круга потребителей спорных товарных знаков.

Заявитель обоснованно указывал на то, что товары под товарным знаком "VALENTINO" реализуются через фирменные магазины и эксклюзивные бутики дома моды "VALENTINO". В свою очередь, товары под товарным знаком "VALENTI men"s collection" реализуются через торговую сеть, представленную в экономичном сегменте.

Там образом, такие два показателя как круг потребителей и условия реализации для рассматриваемых товаров не пересекаются, что позволяет утверждать, что потребители данных товаров не могут быть введены в заблуждение относительно одного источника их происхождения.

Вопрос 2. Один новый магазин в нашем городе сделал себе вывеску, которая почти в точности копирует торговый знак нашего предприятия - одного из крупнейших в городе. Люди думают, что этот магазин принадлежит нашему предприятию - одному из крупнейших в городе. Мы обращались с просьбой снять вывеску, но магазин отказался. Как нам поступить?

Таким образом, вывеска магазина рассматривается как один из видов коммерческого обозначения, форма его воплощения. В то же время ГК РФ содержит определенные ограничения использования коммерческих обозначений их владельцами.

Так, согласно части 4 ГК РФ не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Поэтому, если исключительное право в отношении Вашего товарного знака возникло ранее, чем новый магазин стал использовать свою вывеску, Вы вправе пресечь подобную деятельность. При этом обратим внимание на то, что право на коммерческое обозначение - вывеска магазина, не могло возникнуть ранее начала фактического использования данного обозначения для индивидуализации магазина.

Владелец нового магазина, нарушивший исключительное право на товарный знак, обязан по Вашему требованию ( ГК РФ) прекратить использование коммерческого обозначения и возместить причиненные ему убытки. В отношении вывесок магазинов прекращением использования является демонтаж вывески.

Если магазин отказывается в добровольном порядке снять вывеску, Вы вправе защищать нарушенное исключительное право в соответствии с антимонопольным законодательством и в судебном порядке, для чего целесообразно воспользоваться услугами соответствующих юридических фирм.

Однако прежде чем приступить к активной защите исключительного права, основанного на старшем праве на товарный знак, необходимо удостовериться в том, что чужая вывеска действительно, как Вы указали, "почти в точности копирует торговый знак нашего предприятия". Точность копирования вывески должна приводить к сходству до степени смешения (что устанавливается по соответствующим правилам) с товарным знаком, не говоря уже о том, что сфера действия исключительного права по товарному знаку должна распространяться на такую услугу как розничная и оптовая торговля (или услугу, изложенную в свидетельстве на товарный знак в иной формулировке, но подобную по смыслу и предназначению, как, например, доведение товаров до третьих лиц).

Ответ. В такой ситуации лучше всего ознакомить администрацию с вступившим в силу постановлением ФАС Центрального округа от 28.01.2008 по делу N А09-1036/07-29, фабула которого состояла в следующем.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы жалобы, заслушав объяснения представителей Общества и Администрации, кассационная инстанция не нашла оснований для отмены обжалуемых решения и постановления суда.

В соответствии с Закона РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей" изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске.

Назначением информации такого характера состоит в извещении неопределенного круга лиц о фактическом местонахождении юридического лица и (или) обозначении места входа.

Размещение уличной вывески (таблички) с наименованием юридического лица как указателя его местонахождения или обозначения места хода в занимаемое помещение, здание или на территорию является общераспространенной практикой и соответствует сложившимся на территории России обычаям делового оборота.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, демонтированная конструкция представляет собой вывеску, содержащую следующую информацию: Аптека, аптечная сеть "Мэтр", время работы 8-22, указатель входа и фирменный знак в форме двух эллипсов.

Согласно ст. 1 Закона РФ от 23.09.92 N 3520-1 "О товарных знаках... " товарный знак и знак обслуживания - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Некоторые российские специалисты отмечают, что прецедентное право, несмотря на отсутствие де-юре, в России де-факто уже давно существует, т.к. суды нижестоящих инстанций при вынесении решений зачастую ориентируются на решения вышестоящих судов, особенно, если пример такого решения приведен в Постановлении Пленумов ВАС РФ. Тем не менее, Пленумы ВАС РФ лишь рекомендуют судам придерживаться той или иной позиции и, в противоположность прецедентному праву, не являются обязательными для нижестоящих судов.

Палата по патентным спорам Роспатента (далее - ППС) является административным органом, а не судебным, и при рассмотрении конкретных споров не использует даже некое подобие прецедентного права. Конечно, нельзя отрицать того, что по мере рассмотрения определенных типовых ситуаций, ППС начинает выносить решения в определенном русле. Но, в любое время ППС может самостоятельно данное "русло" изменить на противоположное (прецедентным правом как раз и не допускается), и тому пример изменчивости подходов в ППС.